एस. सैयद मोहिदीन बनाम पी. सुलोचना बाई (2014)

परिचय 

• यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पासिंग ऑफ अधिकार, सांविधिक अतिलंघन अधिकारों की तुलना में स्वतंत्र एवं व्यापक हैं। 
• यह निर्णय न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू एवं न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी की दो न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा दिया गया।

तथ्य   

• प्रतिवादी, पी. सुलोचना बाई, वर्ष 2007 से ट्रेडमार्क "इरुट्टुकादाई हलवा" की पंजीकृत स्वामी हैं। 
• प्रतिवादी का दावा है कि "इरुट्टुकादाई हलवा" नाम से हलवा बेचने का व्यवसाय वर्ष 1900 में उनके ससुर श्री आर. कृष्ण सिंह द्वारा आरंभ किया गया था। 
• श्री आर. कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद, उनके बेटे (प्रतिवादी के पति) ने 2000 में उनकी मृत्यु तक व्यवसाय जारी रखा, जिसके बाद प्रतिवादी ने व्यवसाय को संभाल लिया। 
• दुकान की अनूठी पहचान, जिसमें इसके लिमिटेड वर्किंग टाइम और बेचे जाने वाले हलवे की उच्च गुणवत्ता शामिल है, के कारण "इरुट्टुकादाई हलवा" नाम प्रसिद्ध हो गया। 
• अपीलकर्त्ता ने "तिरुनेलवेली इरुट्टुकादाई हलवा" नाम से एक समान व्यवसाय आरंभ किया तथा एक समाचार पत्र में इसका विज्ञापन दिया, जिससे जनता के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई।
• प्रतिवादी ने जुलाई 2007 में अपीलकर्त्ता को ट्रेडमार्क का उपयोग बंद करने के लिये एक विधिक नोटिस जारी किया, लेकिन अपीलकर्त्ता ने इनकार कर दिया, जिसके कारण प्रतिवादी ने घोषणा, निषेधाज्ञा एवं खातों के प्रतिपादन के लिये वाद दायर किया।
• अपीलकर्त्ता ने दावा किया कि वह 40 से अधिक वर्षों से "राजा स्वीट्स" नामक एक दुकान चला रहा था तथा बाद में अप्रैल 2008 में "तिरुनेलवेली इरुट्टुकादाई हलवा" ट्रेडमार्क के लिये पंजीकरण प्राप्त किया।
• परीक्षण न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर प्रतिवादी के पक्ष में इस आधार पर निर्णय दिया कि वह पहले उपयोगकर्त्ता थी और उसने नाम से संबंधित साख़ अर्जित की थी।
• उच्च न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा, जिसमें इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 (TM अधिनियम) की धारा 34 के अंतर्गत, पहले उपयोगकर्त्ता के अधिकार बाद के पंजीकरण पर वरीयता लेते हैं।
• उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्त्ता को "तिरुनेलवेली इरुट्टुकादाई हलवा" का उपयोग करने की अनुमति देना जनता को पासिंग ऑफ और धोखा देने के समान होगा। 
• अपीलकर्त्ता ने तर्क दिया कि उसकी दुकान प्रतिवादी की दुकान से 5 किमी दूर स्थित थी तथा साइनेज एवं पैकेजिंग जैसी विशिष्ट विशेषताएँ भ्रम को रोकती हैं। 
• अपीलकर्त्ता ने रजिस्ट्रार द्वारा दिये गए अपने वैध ट्रेडमार्क पंजीकरण पर भी विश्वास किया, नाम का उपयोग करने के अपने विधिक अधिकार का दावा किया। 
• इसलिये, यह मुद्दा उच्चतम न्यायालय के समक्ष है।

शामिल मुद्दे  

• क्या पासिंग ऑफ का यह कृत्य TM अधिनियम, 1999 के अंतर्गत आता है?

टिप्पणी 

• TM अधिनियम, 1999 की धारा 27 में यह प्रावधानित किया गया है कि अपंजीकृत ट्रेडमार्क के लिये अतिलंघन के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है, लेकिन यह पासिंग ऑफ के लिये कार्यवाही करने के सामान्य विधिक अधिकार को सुरक्षित रखता है। 
• धारा 27 (2) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि पासिंग ऑफ से संबंधित अधिकार अधिनियम से अप्रभावित हैं और कॉमन लॉ सिद्धांतों से उत्पन्न होते हैं। 
• ट्रेडमार्क का पंजीकरण स्वामी को अधिनियम की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत विशेष अधिकार प्रदान करता है, लेकिन ये अधिनियम के पूर्व उपयोगकर्त्ता अधिकारों एवं अन्य प्रावधानों के अधीन हैं। 
• धारा 28 (3) स्पष्ट करती है कि समान या समान ट्रेडमार्क के दो पंजीकृत स्वामी एक-दूसरे के विरुद्ध अधिकारों को लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें तीसरे पक्ष के विरुद्ध लागू कर सकते हैं।
• धारा 28(3) कॉमन लॉ पासिंग ऑफ कार्यवाहियों द्वारा प्रदत्त अधिकारों को ओवरराइड नहीं करती है, जो धारा 27(2) के अधिभावी प्रभाव के कारण बरकरार रहते हैं।
• पासिंग ऑफ का उपचार कॉमन लॉ पर आधारित है तथा इसका उद्देश्य मिथ्याव्यपदेशन एवं परिणामी क्षति के विरुद्ध किसी व्यवसाय की साख़ की रक्षा करना है।
• पासिंग ऑफ कार्यवाही के आवश्यक तत्त्व, जैसा कि "जिफ लेमन" मामले में स्थापित किया गया है तथा भारतीय न्यायालयों द्वारा समर्थित है, साख़, मिथ्याव्यपदेशन एवं क्षति हैं।
• भारत के उच्चतम न्यायालय ने दोहराया है कि पासिंग ऑफ अधिकार सांविधिक अतिलंघन अधिकारों की तुलना में स्वतंत्र एवं व्यापक हैं।
• यह एक स्थापित विधिक सिद्धांत है कि ट्रेडमार्क पंजीकरण केवल पहले से मौजूद कॉमन लॉ अधिकारों को मान्यता देता है और नए अधिकार नहीं बनाता है।
• इस मामले में, प्रतिवादी ने साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध किया कि ट्रेडमार्क “इरुट्टुकादाई हलवा” का उपयोग उसके परिवार द्वारा 1900 से किया जा रहा है और इसने महत्वपूर्ण साख़ अर्जित की है।
• प्रतिवादी के व्यवसाय के कारण “इरुट्टुकादाई हलवा” नाम न केवल तिरुनेलवेली में, बल्कि पूरे भारत और यहाँ तक ​​कि विदेशों में भी व्यापक रूप से पहचाना जाने लगा है।
• इन निष्कर्षों और विधिक सिद्धांतों के आवेदन के आधार पर, न्यायालय ने प्रतिवादी के अधिकारों को यथावत बनाए रखा तथा उसके विरुद्ध दायर अपील को खारिज कर दिया।
• अपीलकर्त्ता को प्रतिवादी को लागत के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

निष्कर्ष 

• उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य की पुष्टि की कि पासिंग ऑफ अधिकार कॉमन लॉ में निहित हैं तथा सांविधिक पंजीकरण को अनदेखा करते हैं।
• पूर्व उपयोगकर्त्ता अधिकारों को यथावत रखा गया, जिससे पीढ़ियों से बनी साख़ की रक्षा हुई।